“Freedom-to-Operate” – mit FtO-Analysen Patentstreitigkeiten vermeiden

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Weiterbildungsprogramm für Führung & Management

05. January 2022
Gewerblicher Rechtsschutz
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Na klar haben wir “Freedom-to-Operate” (FtO), wir haben schließlich ein eigenes Patent.

Schön wäre es! Aber das ist eine weit verbreitete Fehlvorstellung, weiß Manuel Söldenwagner, Patentanwalt und Leiter unseres Seminars „Die FTO-Analyse“. Denn ein Patent ist ein Verbietungsrecht, kein Nutzungsrecht. Es stellt gegenüber älteren Patenten also keine Erlaubnis dar, die (patentierte) Erfindung zu benutzen. In diesem Gastbeitrag beschreibt der Experte deshalb, wie gefährlich eine solche Fehleinschätzung sein kann und wie Sie die Risiken einer Patentverletzung dank FtO-Analysen vermeiden können.

Manuel Söldenwagner

Patentanwalt / Partner | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB

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Warum ist diese Fehlvorstellung so gefährlich?

Für Unternehmen, vor allem für innovative Unternehmen, die neue Produkte oder Dienstleistungen entwickeln und vertreiben wollen, ist eine Blockade durch Patente, also eine Blockade ihrer FtO, eines der größten Risiken. Dies gilt nicht nur für Situationen, bei denen man als junges Unternehmen oder Start-up mit bereits etablierten Firmen konkurriert, sondern ganz generell – vor allem dann, wenn vor Markteintritt bereits nicht unerhebliche Investitionen getätigt wurden.

Patentverletzungen können den Patentverletzer nicht nur teuer zu stehen kommen, sondern im Einzelfall gar zu regelrechten „Show-Stoppern“ führen. Der Inhaber eines verletzten bzw. entgegenstehenden Patents kann neben Schadensersatz auch eine Unterlassung des Vertriebs des Produktes oder des Anbietens der Dienstleistung fordern. Falls dem Patentinhaber (oftmals ein Wettbewerber) von einem Gericht der Unterlassungsanspruch zugestanden wird, sind sämtliche Aufwände für Entwicklung und Marketing häufig ein „total loss“.

Zwar kann ein erteiltes Patent bei Bedarf auch angegriffen werden (sei es im Wege eines Einspruchs- oder eines Nichtigkeitsverfahrens). Derartige Verfahren dauern aber häufig mehrere Jahre bis eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt – und haben oftmals unsichere Aussichten auf Erfolg.

Patentstreitigkeiten bergen nicht nur erhebliche Kostenrisiken, sondern können darüber hinaus auch bestehende oder potenzielle Kunden verunsichern.

Wie kann eine FtO-Analyse solche Risiken minimieren?

Um die Risiken einer Patentverletzung zu reduzieren, ist es sinnvoll, schon zu einem frühen Zeitpunkt der Entwicklung – jedenfalls aber vor Markteintritt – eine FtO-Analyse durchzuführen. Hierbei werden Schutzrechte Dritter (noch „lebende“ Patentanmeldungen oder bereits erteilte Patente) recherchiert, die dem zu entwickelnden Produkt oder der geplanten Dienstleistung entgegenstehen könnten, und anschließend patentrechtlich hinsichtlich ihrer möglichen Relevanz bewertet.

Eine FtO-Analyse kann allerdings nie eine Garantie fürRisikofreiheit bieten. Ein Rechercheergebnis ist zwar in der Regel umso genauer, je mehr Aufwand und Kosten in die Recherche investiert werden. Doch auch bei einer noch so umfangreichen und sorgfältigen Recherche ist es praktisch unmöglich, alle relevanten Dokumente aufzufinden. Beispielsweise ist es per se unmöglich, noch nicht veröffentlichte Patentanmeldungen zu recherchieren. (Sofern nicht anders beantragt, werden Patentanmeldungen erst 18 Monate nach Anmeldung (oder Prioritätsdatum) veröffentlicht.) In der Praxis ist es also sinnvoll und nötig, in Abhängigkeit von Produkt und Marktumfeld einen wirtschaftlichen Kompromiss zwischen Recherche-/Analysekosten und einem eventuellen Restrisiko durch nicht identifizierte Schutzrechte zu finden. Ziel einer FtO-Analyse soll es sein, mögliche Risiken im Zusammenhang mit einer Patentverletzung bei der weiteren Entscheidungsfindung und Produktentwicklung zu minimieren oder berücksichtigen zu können.

Welche Entscheidungsoptionen bestehen, wenn potenziell relevante Schutzrechte Dritter identifiziert wurden?

Insbesondere bei hohem F&E-Aufwand, hoher Rendite und/oder geringer Umgehungsmöglichkeit, ist es oftmals sinnvoll, möglichst frühzeitig zu versuchen, gegen die relevante Anmeldung oder das erteilte Patent vorzugehen, um baldige Rechtssicherheit zu erhalten. An dieser Stelle wird häufig eine „Stand der Technik“-Recherche zu den blockierenden Schutzrechten durchgeführt. Findet sich hierbei ein Stand der Technik, der die Rechtskräftigkeit des blockierenden Schutzrechtes in Frage stellt, bieten sich oftmals gute Chancen, das Schutzrecht „loszuwerden“, bevor es die eigene FtO gefährden kann. Alternativ kann in Erwägung gezogen werden, sich proaktiv zu einigen, sei es im Wege einer Lizenzvereinbarung oder gar eines Erwerbs des Schutzrechts.

Bei geringem F&E-Aufwand, geringer Rendite und/oder einfacher Umgehungsmöglichkeit, kommen dagegen häufig andere Optionen in Betracht. Falls Möglichkeiten einer Umgehung des Schutzrechts auf der Hand liegen oder mit verhältnismäßigem Aufwand erhalten werden können, sollte über das Erarbeiten einer Umgehungslösung nachgedacht werden. Dies ist in der Regel mit umso weniger Aufwand verbunden, je früher die Notwendigkeit nach einer Umgehungslösung erkannt wird. In Situationen mit geringem Kostenrisiko begnügt man sich oftmals auch mit dem Bilden von Rückstellungen und dem „Überwachen“ der betreffenden Schutzrechte. (Denn ein Teil der Patentanmeldungen führt nie zur Erteilung – und nur wenige Patente werden bis zum Ende ihrer maximalen Laufzeit von 20 Jahren ab Anmeldetag aufrechterhalten.)

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